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[미국] 미국 특허 출원 명세서 작성시 중요 원칙 9가지

기사입력 2023.02.20 21:54

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    ▲ 미국 특허청(USPTO) 빌딩 [출처=홈페이지]

     

    특허청에 따르면 2016년 기준으로 특허 침해에 따른 우리나라 평균 손해배상액은 약 6000만원이고, 미국은 평균 손해배상액이 약 65.7억원에 달한다.

    심한 경우에는 특허를 침해한 기업이 파산할 수도 있다. 
    특히 최근에는 4차 산업혁명에 따른 기술 발전이 더욱 가속화되고 있어 그에 따른 특허 분쟁은 더욱 심화되고 있다.

    이와 같은 특허 분쟁에서 가장 기초가 되면서 핵심적인 사항은 등록된 특허의 가치 평가다. 등록된 특허가 제대로된 가치 평가를 받기 위해서는 특허 출원시에 기술을 설명하기 위해 작성되는 명세서가 특허법의 규정에 맞아야 한다.

    다양한 실시 사례를 포함해 작성하는 것이 필요하다. 
    특히 미국 특허의 경우에는 우리나라 특허 제도와는 상이한 규정이 많으므로 특허 명세사 또는 변리사가 이를 명확히 숙지할 필요가 있다. 이를 고려해 미국 특허 출원 명세서 작성시에 필요로 하는 중요한 원칙은 아래와 같다.

    1. 발명이 속한 분야의 당업자가 이해할 수 있도록 발명을 기술함

    2. 발명을 구현했을 때 실시될 수 있을 정도로 발명을 기술함

    3. 발명의 실시 사례는 최적의 모드를 기술함

    4. 중요하지 않은 특징일지라도 발명을 구현하는 데에 필수적인 구성요소 모두를 기술함

    5. 심사관, 배심원, 재판장이 발명의 가치를 이해할 수 있는 용어를 사용함

    6. 심사관이 오인하지 않도록 사실대로 명료한 문장을 사용함

    7. 유사한 기술의 청구를 방어할 수 있도록 청구 범위를 최대한 넓게 기술함

    8. 청구범위의 작성시에는 선행기술에 포함되지 않도록 청구범위를 충분히 좁게 기술함

    9. 청구범위의 작성시에는 비자명성(진보성)을 갖도록 기술함

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