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[미국] 연방대법원, 'KSR'판결에서 특허의 '자명성' 판단 기준인 TSM기법의 유연한 적용 판단2007년 4월 내려진 미국 연방대법원의 KSR v. Teleflex 판결(이하 ‘KSR' 판결’)은 TSM(Teaching, Suggestion and Motivation) 테스트 기법의 엄격한 적용에 대해 비판했다.해당 판결에서 연방대법원은 TSM 기법을 엄격하게 적용하는 대신에 보다 유연한 적용을 해야 하는 이유를 설명했다.특히 이미 선행기술에 알려진 요소들을 결합할만한 명백한 이유가 있는지를 결정하기 위해서는 다음 사항을 검토해 심리해야 한다고 주장했다.첫째, 복수의 특허들에 제시된 상호관계가 있는 가르침들(interrelated teachings of multiple patents)을 점검해야 한다.둘째, 설계 커뮤니티에 알려져 있거나 시장에 존재하는 요구의 영향(effects of demands known to design community or present in the market place)에 감안해야 한다.셋째, 관련 분야에서 통상의 지식을 가진 자들의 배경(background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art)을 고려해야 한다.또한 연방대법원은 자명성에 의해 특허를 거절하는 것은 단순히 결론을 언급하는 것만으로는 안된다고 주장했다.대신에 자명성에 대한 법적인 결론을 지지할 수 있는 논리정연한 이유(some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness)가 반드시 따라야 한다는 점을 강조했다.한편, 하기 판례는 상기에 언급된 자명성과 관련된 내용 중 바이오 기업이나 화학 기업의 특허에서 주로 청구되는 수치범위(range)와 관련된 내용이다. 판례에서 얻을 수 있는 교훈을 정리하면 다음과 같다.1. 본 판례는 미국특허(US8,865,921)과 관련된 듀폰과 신비나간(E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina C.V.)의 특허 소 송결과이다. 2. 연방순회 항소법원에서는 "발명의 명세서를 작성할 때 종래 기술에 언급된 범위와 본 발명의 범위가 겹치지 않도록 작성되거나, 예상치 못한 결과 또는 개선이 있다는 점을 주장할 수 있도록 조심스럽게 작성돼야 한다"고 밝혔다.3. 영문 요약• In IPR, PTAB held that the Synvina’s challenged chem-prep patent obvious.• DuPont appealed to FC.• Claim 1 is directed to method of preparing FDCA, which can be made from plant-sugars and then used to make plastic/polymers.• Disclosed different temperature, pressures, solvents, and catalysts from prior art.A prima facie case of obviousness typically exists when the claimed ranges overlap the ranges disclosed in the prior art.• Here, FC believed that the prior art references provided the support for a prima facie case of obviousness, and the patentee was not able to provide the evidence against the obviousness (i.e. unexpected results).• The court pieced together the cited references above to show overlap.
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[미국] 파워 인터그레인션, 페어차일드와의 특허침해 손해배상소송에서 패소2021년 5월 한국의 LG화학과 SK이노베이션은 미국에서 배터리에 관련된 특허소송을 합의했다. SK이노베이션이 LG에너지솔루션에 일시금 1조원, 총 1조원 한도의 로열티 등 2조원을 지급해야 한다.합의 내용은 SK이노베이션은 현재 소송 중인 특허·영업비밀 관련 발생한 모든 책임을 면제받고 영구적인 라이선스를 갖게 된다. 또한 양사는 보유 중인 특허에 대해 향후 10년간 원칙적으로 쟁송을 하지 않는다.미국 법률에 따르면 특허소송은 특허 침해에서 손해를 계산하기 위해 특허권자는 피의자 제품에서 특허를 제외한 기능이 소비자 요구에 영향을 미치지 않았다는 것을 증명해야 한다.실례로 파워 인터그레이션(Power Integrations)는 페어차일드(Fairchild)에게 특허침해 소송을 제기했다. 지방법원에서 배심원은 페어차일드가 약 US$ 1억4000만달러의 손해를 배상해야 한다는 것을 파악했다.페어차일드는 침해 결정과 손해 배상 판단에 항소했다. 연방순회항소법원은 특허에 따른 기능이 소비자 요구의 기초가 될 때 전체 시장가치 규칙(EMVR)을 기반으로 한 손해배상을 허용한다는 점을 반복해 강조했다.즉 제품에 다른 유용한 기능이 포함된 경우, 특허권자는 다른 기능이 구매결정에 영향을 미치지 않았다는 것을 증명해야 한다.하지만 항소법원은 파워 인터그레이션이 이를 증명하지 못했음을 발견했다. 즉 제시된 증거가 전체 시장가치 규칙(EMVR)을 불러 일으키기에 불충분했기 때문에 손해배상을 인정하지 않았다. 국문요약 : 연방순회항소법원은 입증부담을 충족하지 못한 특허권자에 대한 손해배상을 무효로 판결했다. "EMVR(entire market value rule)”에 따른 손해배상의 경우에는 특허권자가 “특허를 받지 않은 특징이 소비자가 제품을 구매하지 못하도록 함”는 점을 증명해야 한다. 즉, 특허를 받은 특징에 의해 소비자가 제품을 구매해야 한다.영문요약 : Calculating DamagePower Integrations v. Fairchild (FC 2018):History :•Federal Circuit vacated the damage award ($140M) stating that the patentee had not met the burden of proof.•Burden of proof: the patentee seeking entire market value rule (“EMVR”) damages must show that the non-patented features “did not cause consumers to purchase the product.”•Basically, the patented feature should drive the sale of the product to trigger EMVR.•FC still considers the possibility of using EMVR when calculating damages, but it is still disfavored.•When non-patented features of an accused product are “simply generic and/or conventional”, the court would consider applying EMVR.
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[미국] 특허법 284조, 특허 침해 시에 평결되거나 산정된 손해배상액의 3배까지 부과미국 특허법 284조에는 특허 소송에 대한 손해배상을 명시하고 있어 무리한 특허 침해에 대해 경종을 울리고 있다. 특허 침해로 인한 손해배상액의 산정 방법에 대해 알아보자. 특허 침해의 경우 법원이 “손해배상액은 해당 발명의 사용에 대한 합당한 사용료에 법원이 정한 이자 및 비용을 합산한 것보다 적어서는 안되며, 번원은 증거우위의 법칙에 근거해 침해가 고의적이거나 악의적이었다고 판단되는 경우에는, 평결됐거나 산정된 손해배상액의 3배까지 부과할 수 있다."라고 규정돼 있다.구체적으로는 2007년 Seagate사건에서 연방항소순회법원의 판결에 따라 징벌적 손해배상의 기준이 정립됐다. 특히 연방항소 순회법원(Federal Circuit)의 two-part Seagate 테스트에서 특허 소유자가 명확하고 설득력 있는 증거를 보여줌으로써 284조에 따라 손해액이 증가될 수 있다는 사례로 기록됐다.그러나 이 판결은 특허권자에게 과다하게 높은 입증 의무를 부여한다는 비판을 받았다. 이에 따라 미국 대법원은 2016년 6월 13일 Halo Electronics사와 Pulse electronics사건의 판결에서 고의적인 침해를 발견하기 위한 표준을 완화했다. 즉 특허 소유자는 이전보다 고의적인 침해를 주장하고 손해배상을 청구하기가 쉬워졌다.요약 : 본 건은 2016년 대법원 판결에 따라 지방법원에서 Stryker와 Zimmer간의 손해배상 소송에서 Zimmer에게 3배의 손해배상을 명령했다. 연방항소순회법원도 이러한 판례에 따라 판결했다.영문요약 : Enhanced Damage Against the InfringerStryker Corp. v. Zimmer, Inc. (Fed. Cir. 2018):History•This case is coming from the Supreme Court case in 2016.•At that time, the Supreme Court changed the standard for enhanced damages and remanded the case back to the district court.•When the case was remanded back to the district court, the jury found that Zimmer infringed the patent and awarded over $70 million in compensatory damages.•Jury also found that the infringement was willful.•At district court, the judge awarded the treble (3X) damages.•Zimmer appealed to FC and argued that 3X damage is unfair.•Federal Circuit affirmed the district court ruling without offering any reasoning behind its decision.•Key Point: willful infringement could be very significant and detrimental to the infringer.•Supreme Court relaxed the standard for finding willful infringement in 2016.•In 2014, FC held for Zimmer. BUT, with the new standard held by the Supreme Court, Stryker’s award has now been affirmed.•Patent owners will be more likely than before to pursue a willful infringement claim and enhanced damages.
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[미국] 연방순회항소법원, 특허법 101조에 따라 차지포인트의 특허 무효화미국 특허법 101조는 발명의 성립성에 대한 내용을 규정하고 있다. 발명이 특허로 인정을 받을 수 있도록 특허법에서 규정된 형식에 맞도록 특허 명세서가 작성돼야 한다.이와 관련된 사례를 보여주는 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)의 2019년 원고인 차지포인트(ChargePoint Inc.)와 피고인 세마 케넥트(Sema Connect Inc.) 사이의 판결 내용은 아래와 같다.국문 요약:미국 연방순회항소법원은 본 특허가 “향상된 충전소”에 대한 것이 아니라 “전기 충전소에 인가된 네트워크"에 관한 아이디어라는 점을 언급했다.결과적으로 “네트워크화된 충전소”와 관련된 특허를 무효화했다. 특허 명세서가 미국 특허법의 규칙에 맞지 않아 특허 등록이 무효화돤 사례이다.영문 요약 : S101 Involving Electric Vehicle TechnologyChargePoint Inc. v. Sema Connect Inc. (F.C. 2019)History:S101 Invalidation:•FC affirmed and invalidated a patent related to networked charging stations.•Patent owner argued that the invention improved charging stations by allowing the stations to be managed from a central location, and allowing drivers to locate stations, and allowing users to interact intelligently with the electricity grid.•Not abstract b/c the invention is tangible and builds a better machine.•District Court:•Disagreed with the patent owner.•Asserted claims were directed to the abstract idea of communication over a network to interact with a device connected to the network.•Federal Circuit:•FC affirmed and analyzed specification:•“specification also makes clear –by what it states and what it does not –that the invention is the idea of network-controlled charging stations.”•“the specification never suggests that the charging station itself is improved from a technical perspective.”•Patent is directed to the idea of communicating over a network applied to electric car charging stations, instead of being directed to an improved charging station.•Many consider this case to be inconsistent with the new USPTO guidance.•Claim 1 included numerous physical electrical components, but FC ignored them.•It may take some time for USPTO and FC to reach an agreement on S101 analysis.
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[미국] 재규어 랜드 로버, 벤틀리 모터스와 '차량제어 특허' 분쟁에서 승리글로벌 기업들의 특허를 경영에 활용함에 있어서 가장 중요한 시장은 미국이다. 독점적 권리를 부여하는 특허권이 미국에서 가장 강력하게 보호되고 있기 때문이다.또한 미국의 법원은 특허권의 침해 또는 위반 시에 가장 많은 손해배상액을 인정한다. 아래에 제시된 사례는 벤틀리 모터스(Bentley Motors)와 재규어 랜드 로버(Jaguar Land Rover) 사이의 특허 분쟁이다.국문 요약:벤틀리 모터스는 2016년 재규어 랜드 로버 레인지 로버(Range Rover) 모델과 직접 경쟁하는 최초의 SUV인 Bentayga를 출시했다. 재규어 랜드 로버의 Bentayga 모델에는 지형 반응(Terrain Response) 기술이 장착됐다. 반면에 벤틀리의 Bentayga 모델에는 Drive Dynamic 시스템이 구비돼 있다. 재규어 랜드 로버는 밴틀리 모터스가 재규어 랜드 로버의 지형 반응 기술을 사용했다며 미국 버지니아 동부 지방법원에 특허소송을 제기했다.이와 같은 차량 제어 특허에 대해, 법원은 재규어 특허가 단순 요약이 아니라 차량의 하부시스템을 물리적으로 변형하는 내용을 개시하고 있다는 점을 수용했다.특히 재규어 랜드 로버는 출원한 특허에서의 효율을 향상하는데 집중했다. 버지니아 동부 지방법원은 벤틀리 모터스의 반박이 설득적이지 않다는 결정을 내렸다. 영문요약: Vehicle Control PatentBentley Motors v. Jaguar Land Rover (ED VA 2019)History:•Patent at issue is related to electronically controlling the vehicle’s subsystems such as engine, brakes, etc. to operate in a manner suitable for driving on a off-road surface.•Bentley filed a motion to dismiss, arguing that Jaguar’s patent merely claimed computerization of what drivers already do (i.e. slowdown when going downhill).Holding:•Eastern District of Virginia held that Jaguar’s patent is not abstract and teaches physically changing the vehicle’s subsystems (i.e. changes in the height of the vehicle, wheel spin, speed controls, etc.).•The court concluded that the patent is directed to improvements in computer functionality and providing concrete physical means.•The court focused on Jaguar patent’s improvement on efficiency and deemed Bentley’s argument unpersuasive.
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[미국] 스트린트 스펙트럼, 프리즘 테크놀로지의 특허 무효로 손해배상책임 면제받아2016년 스위스 다보스포럼에서 클라우스 슈밥이 '제4차 산업혁명'이라는 용어를 처음 사용한 이후 6년이 흘렀다. 전문가들은 4차 산업혁명의 시대를 초기술 융합의 시대라고 부른다. 예를 들어 4차산업의 대표적인 분야인 드론의 경우에 첨단소재, 배터리, 카메라, 운영체제(OS) 등 첨단기술 집약체이다. 특히 인공지능(AI), 로봇, 자율주행 자동차, 빅데이터, 블록체인과 융·복합적으로 관련돼 있다.이와 같은 초기술 융합의 시대에서는 특허권의 확보를 통한 특허경영이 기업의 미래뿐만 아니라 국가의 미래를 결정할 수도 있다. 또한 유효한 특허권을 적절히 확보해 외부의 공격으로부터 방어하는 것 역시 더욱 더 중요해졌다.아래에 제시된 판례는 스프린트 스펙트럼(Sprint Spectrum)과 프리즘 테크놀로지(Prism Technology) 간의 특허권의 무효에 따른 영향을 보여준다.국문 요약 : 스프린트 스펙트럼은 프리즘 테크놀로지의 특허를 침해했다는 이유로 $US 3200만달러의 손해를 배상하라는 판결을 받았다. 하지만 판결이 집행되지 않은 상태에서, T-모바일이 프리즘 테크놀로지의 특허를 무효화시켰다.이에 따라 스프린트 스펙트럼은 이전 판결에 대한 구제를 요청했으며 지방법원은 스프린트 스펙트럼의 요구을 받아들였다. 프리즘 테크놀로지는 이에 대해 항소했지만 연방순회항소법원은 지방법원의 판결이 적절했다고 판결했다.영문 요약 : Effect on Damages when Patent Is InvalidatedPrism Tech. v. Sprint Spectrum L.P. (F.C. 2019)Case History:•Sprint was liable for $32M damage, which was affirmed in March 2017 by FC.•Prism had another litigation with T-Mobile.•T-Mobile challenged the eligibility of the patents under S101 and won.•On June 2017, FC affirmed the invalidation of the Prism’s patent at issue. FC Decision:•FC ruled in favor of Sprint.•After the invalidation of the patent, Sprint filed a motion for Relief from Judgment based on FC’s decision on invalidation.•District court agreed and FC found no abuse of discretion.Key Point:•Sprint was able to avoid paying $32M in damages due to T-Mobile’s effort to invalidate Prism’s patent.•Sprint took as much time as possible to stick around and see how the case between Prism and T-Mobile would turn out, and that turned out beneficial to Sprint.•There was a strong federal patent policy against enforcing an unexecuted judgment of the patent liability when the patent claims underlying that judgment had been held invalid by another decision.
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[미국] 특허심판원, 단순 유사성만으로는 진보성 거절 어려워세계 최초로 특허 제도를 고안한 미국의 경우에 특허로 등록받기 위해서는 특허청에 특허를 출원한 후 특허법 절차에 따라 심사를 받아야 한다. 심사 과정에서 미국 특허법 및 심사규칙(MPEP)에 따른 형식적 요건과 실체적인 요건(101조-발명의 성립성, 112조-기재불비, 102조-신규성, 103조-진보성, 이중특허, 등) 등의 다양한 법률적 규정을 충족시켜야 등록될 수 있다. 아래에 제시한 사례는 '세일가스 분리 및 청소 시스템 특허'와 관련된 무효 심판건에 대한 내용으로서 미국 특허심판원(PTAB)이 판결한 내용이다.1. 국문 요약미국 특허심판원에서는 미국 특허법 103조(진보성)에 따른 인용발명들의 조합을 정당화하기에 충분한 유사성이 있는지에 대한 하기 판례에서, '단순한 유사성만으로는 당업자가 머드 가스 분리기를 셰일가스 분리기로 변형하기 어렵다는 점을 근거'로 제시하면서 진보성을 유지했다. 즉 무효심판 청구인의 주장이 배척된 것이다.2. 원문 요약 (William Wesley Carnes v. Seaboard (PTAB 2019))History:•Patent at issue is related to Shale Gas Separating and Cleanout System.•Petitioner cited five prior art references to invalidate the claim on obviousness ground.•Petitioner argued that the claims of the patent were obvious because the combination of prior art references, which are in same technical field and provide similar functionality (i.e. mud gas separators and shale gas separators accomplish same objective using the same process).PTAB Holding:•PTAB held that mere similarities would not have provided a skilled artisan to modify the mud gas separators to shale gas separators.•The proper standardis that rejections on obviousness grounds cannot be mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning.•Here, PTAB found that the petitioner’s argument on similarity constituted a mere conclusory statement.•PTAB also rejected the petitioner’s argument that the prior arts address the common problem in the oil and gas industry of safe material disposal. •Petitioner’s assertion that a skilled artisan “could have” combined the references was insufficient for S103.
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[영국] 기후변화위원회, COP27 이후 UN 기후 회의에서 녹색 정책 격차 해소 촉구▲ 기후변화위원회(CCC)의 홍보자료 [출처=홈페이지] 영국 기후변화위원회(CCC)에 따르면 제27차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP27) 이후 UN 기후 회의에서 녹색 정책 격차 해소를 촉구했다. 기후변화위원회는 정부 독립 자문 기관으로서 COP27 정상 회담의 주요 결과 요약을 발표했다. 이 보고서는 국제 기후 외교 및 국내 정책 결정에 대해 영국 정부에게 권장 사항을 제공한다.특히 정부가 보다 강력한 분야별 배출량 목표를 개발하고 투자 수준을 높이는 데 대한 세부 정보를 제공해야 한다고 경고했다.또한 정부가 2023년 3월까지 넷제로(Net-Zero) 전략을 업데이트해 '합법적'으로 만들어야 한다는 점을 강조했다. 미국과 EU가 주도하는 서약에는 2030년까지 메탄 배출량을 30%까지 줄이는 것이 포함된다.기후변화위원회는 COP27에서 화석 연료를 단계적으로 폐지하는 데에 동의하지 않았지만 제안된 모멘텀은 COP28에서 원동력이 될 수 있을 것으로 전망한다.특히 영국은 COP26 의장국의 유산과 경험을 계속 활용해야 한다. 전 세계 에너지 전환을 지원하고 장려하기 위해 석탄 사용을 줄이기 위한 목적이다.영국은 2023년에 새로운 국가적응프로그램(National Adaptation Program)을 발표할 예정이다. 유럽연합과 미국도 글로벌 탄소배출 감소정책에 협력할 방침이다.
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[미국] 바자보이스(Bazaarvoice), ISO/IEC 27001 보안 인증 획득▲바자보이스(Bazaarvoice) 홍보영상 [출처=홈페이지] 미국 제품 리뷰 및 사용자 생성 콘텐츠(user-generated content, UGC) 솔루션 제공기업 바자보이스(Bazaarvoice)는 최근 ISO/IEC 27001 인증을 획득했다고 밝혔다.ISO 인증을 통해 바자보이스는 사이버 공격에 대한 복원력 있는 프로세스, 시스템 등을 보유하고 있음을 입증하게 됐다.또한 모든 정보를 한 곳에서 보호하는 중앙 관리 프레임워크, 기술 기반 위험, 기타 위협에 대한 조직 전체의 보호 기능, 진화하는 보안 위협에 대응할 수 있는 기능을 보유하고 있음을 확인받았다.인증을 받는 ISO 27001 되기 위한 절차는 고도의 운영 성숙도가 필요한 다년간 작업을 해야 하는 복잡하며 가장 정교한 조직만이 달성할 수 있다.ISO 27001은 지속적인 개선이라는 개념을 기반으로 하고 있다. 바자보이스는 시스템 및 데이터의 보안과 관련해 기준을 높이는 데 전념하고 있다.바자보이스의 광범위한 글로벌 소매, 소셜, 검색 신디케이션 네트워크, 제품에 대한 열정적인 커뮤니티, 대기업 수준의 기술은 브랜드와 소매업체가 고객의 여정 전반에 걸쳐 보다 스마트한 쇼핑 경험을 만드는데 필요한 도구를 제공한다.취약성을 효과적으로 관리하는 방법을 이해하는 것은 잘 보호된 솔루션을 보장하는 데 중요하다. 따라서 바자보이스는 지속적으로 취약점을 확인하고 존경받는 보안 표준에 부합하는 위험 기반 접근 방식으로 신속하게 해결하고 있다.CSA(Cloud Security Alliance) CAIQ(Consensus Assessment Initiative Questionnaire)는 보안 제어가 클라우드 공급자를 위해 올바른 곳에 있는지 알리는 효율적이고 투명한 방법을 제공한다.바자보이스는 이 프레임워크를 사용해 클라이언트 보안 정보 요청에 효과적으로 대응하고 있다. 독립적인 제3자와 협력해 침투 테스트를 매년 수행하고 있다.테스트 결과는 검토를 통해 문제가 발생시 해결을 위한 계획을 수립하고 개선 활동을 효과적으로 하기 위해 후속 테스트 실시 및 고객 요청시 요약 보고서를 제공하고 있다.국제표준화기구(ISO)는 제품 및 서비스, 시스템의 품질, 안전, 효율성을 보장하기 위한 표준을 개발하는 독립적이고 비정부적인 국제기구다. ISO는 167개국을 대표하고 있으며 2만4375개의 표준을 개발해 기업에게 탁월함과 혁신을 제공하고 있다.특히 ISO 27001은 정보 보안 경영 시스템(Information Security Management System, ISMS)에 관한 표준으로 ISMS에 대한 세계 최고의 표준이다.ISMS는 조직 내 정보보안을 보장, 관리, 지속적으로 개선하는데 필요한 모든 통제를 포함하는 정책, 표준, 절차의 프레임워크다.
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[미국] US스틸, 목표 보다 1년 이상 앞서 산업 보건 및 안전 국제 표준 ISO 45001 인증 획득미국 철강업체인 US스틸(U. S. Steel)에 따르면 2024년 달성 목표보다 1년 이상 앞서 산업 보건 및 안전 국제 표준 ISO 45001 인증을 획득했다. 2021년 지속 가능성 보고서에 요약된 건강 및 안전 목표의 일환으로 2024년까지 모든 시설에서 인증을 획득하기 위해 노력해 왔다. 슬로바키아 코시체(Košice), 미시건주 리버 루즈(River Rouge) 및 에코르세(Ecorse) 시설 인증은 회사 최초 표준이다.ISO 45001은 지속적인 안전 개선을 가능하게 하는 프로세스에 중점을 두고 있다. 작업자의 신체적, 심리적, 인지적 상태에 대한 전체론적 접근 방식을 통해 작업 중 부상 또는 사망의 위험이 최소화하기 위해 노력 중이다.ISO 45001 인증은 경영진과 직원에게 더 나은 데이터와 구조를 제공한다. 또한 인증은 개선된 안전 프로세스를 통해 작업장 위험을 평가하고 제거할 수 있다.이를 통해 사전 예방적이고 전략적으로 안전 관행을 개선해 회사 내에 강화된 안전 문화를 정착할 수 있을 것으로 전망된다.아울러 국가안전협의회(National Safety Council)에서 시상하는 '2022 Green Cross for Safety Excellence Award®'를 수상했다. 또한 세계철강협회(worldsteel)로부터 2022년 안전 및 건강 우수상을 받았다.