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[미국] 특허심판원, 오일 스테이트의 특허 무효미국 특허심판원(PTAB)은 오일 스테이트(Oil States Energy Services) 특허(US6179053)가 무효라고 판시했고, 이에 대해 오일 스테이트는 상고를 제기했다.오일 스테이트는 PTAB이 주관하는 IPR(당사자계 무효심판)이 특허권리자가 연방대법원과 배심원 앞에서 재판받을 권리를 침해하는 제도라고 주장했다.참고로 오일 스테이트는 글로벌 오일 및 가스 산업에서 렌탄 솔류션과 서비슬 제공하는 기업이다. 뉴욕 증시에 상장된 Oil States International의 자회사이다.IPR Upheld at Supreme CourtOil States Energy Service v. Greene’s Energy Group : • “Patents convey only a specific form of property right—a public franchise” (Slip op. at 10.), and those cases were decided under the Patent Act of 1870.• Under the Court’s rationale, Congress may set out conditions for patentability, and “inter partes review is one of those conditions.”• This decision was expected considering the potential impact on patents that were invalidated under IPR.• The court noted that this decision is a narrow decision, and there may be future challenges in regards to IPR. • For now, in challenging validity of patents, IPR will continue to be an important strategic tool
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[미국] 연방 순회 항소법원, 명세서에 언급되어도 청구항에 언급되지 않은 사례 판단미국 연방 순회 항소법원의 특허에 대한 판결 사례이다. 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다. 연방 순회 항소 법원은 비록 명세서에는 “repeated desmear process”용어가 사용되지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원이 이를 인정하는 잘못이 있었다는 점을 지적했다. 또한 명세서의 내용으로부터 청구 범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 표준을 준수해야 한다는 점을 언급헸다. Incorporating Limitation from Specification Continental Circuits v. Intel (F.C. 2019) Issue of Claim Construction: • Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel. • Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.” •Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process. • District Court: • Interpreted the limitations to require repeated process. • Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process. • Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art. Federal Circuit: • Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.” • The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process. • Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.” • Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here. • FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims. • Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.
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[미국] 미국 특허심판원의 판례분석 - 청구 해석의 기준 제시미국 특허심판원은 IPR(Inter partes Review), PGR(Post-Grant Review), CBM(Covered Business Method)중에 적용되는 클레임 구성 표준을 변경하는 최종 규칙을 발표했다.최종 규칙은 2012년 9월 16일부터 온라인으로 제공된 이후 미국특허청이 클레임을 해석하는데 사용했던 가장 광범위하고 합리적인 해석 표준을 필립스 표준으로 대체한다.필립스 표준은 특허 침해소송에서 특허 청구를 해석하는데 사용되는 것과 동일한 청구 구성 표준이다. 즉 특허심판원 청구 해석의 기준을 소송시의 청구 해석 기준과 동일하다고 판단한다. 판결의 세부 내용은 아래와 같다.Final Rule Changing Claim ConstructionMoving away from “Broadest Reasonable Interpretation”Moving to Phillips Standard:•The new standard applies to inter partes review, post grant review and the covered business method proceedings before the PTAB.•Phillips Standard: claims be given their ordinary and customary meaning.•PTAB will take into consideration any prior claim construction determination that has been made in a civil action or from ITC, if that prior claim construction is timely made of record.•USPTO is hoping to achieve greater consistency and harmonization with the federal courts and the ITC.•This rule will not be retroactively applied and will apply to IPR, PGR and CBM cases filed on or after the Nov. 13, 2018.Potential Effects of Change in Standard:•This will likely result in less claim cancellation during IPR proceedings, since claims will be given narrower interpretation.•In the long run, this may create more patent litigations as the patent owner’s right increase.•USPTO is trying to give more definiteness and clarity to patent owners in enforcing their patents.•Since there is a trend in increase of patent owner’s rights, it is very important to secure patents to protect/enforce IP rights. Current Status of Proceedings at PTAB:
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[미국] 특허법, 명세서의 내용으로부터 청구범위의 내용 제한 시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙 준수미국 특허법에 따르면 명세서의 내용으로부터 청구 범위의 내용을 제한할 경우에 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다.특허권의 권리는 발명을 서술한 명세서에 작성된 청구항을 통해 확보할 수 있다. 이에 따라 서술된 청구항의 해석에 따라 권리범위가 적용될 수 있는 범위가 달라질 수 있으므로 이에 대한 이해는 매우 중요하다. 예를 들면 특허 명세서에 개시된 발명의 서면 설명에 비춰 특허의 청구를 해석해야 하는지 여부 또는 미국 항소 법원이 우선 청구조건의 일반적인 의미를 결정해야 하는지 여부도 하나의 중요한 요소가 될 수 있다.이에 대한 실례로서 컨티넨털 서킷(Continental Circuits)과 인텔(Intel)간의 소송을 소개한다. 이 판례에서는 특허권자가 주장 범위를 명확하고 명백하게 반박하지 않았다.그 과정이 청구된 발명의 필수 부분이라는 것을 명확하게 하지 않은 경우, 제품 청구를 제한적으로 해석하는 것은 부적절하다는 점을 보여준다.국문요약 : 본 판례는 청구항에 언급된 “surface”, “removal”, “etching”, “dielectric material’의 용어가 명세서에 언급된 “repeated desmear process”용어에 의해 한정되는지 여부에 관한 것이다.연방순회 항소법원에서는 비록 명세서에 “repeated desmear process” 용어가 사용됐지만 청구항에서는 이에 대한 용어가 직접 사용되지 않고 있다는 점을 언급하면서 지방법원의 잘못을 지적했다.또한 명세서의 내용으로부터 청구 범위의 내용을 제한할 때에는 반드시 “a clear and unmistakable disclaimer” 원칙을 준수해야 한다는 점을 언급했다.영문요약 : Incorporating Limitation from Specification(Issue of Claim Construction)Continental Circuits v. Intel (F.C. 2019)History: • Continental asserted four patents directed to a “multilayer electrical device … having a tooth structure” against Intel.• Claims included the limitations regarding “surface,” “removal,” “etching,” and “dielectric material.”• Issue: whether the claim construction of these terms should be limited to a repeated desmear process.District Court:• Interpreted the limitations to require repeated process.• Determined that the Continental characterized “The present invention” as using a repeated desmear process.• Specification also seems to distinguish the invention from the single desmear process in the prior art.Federal Circuit:• Held that district court erred in costruing the terms to require that the dielectric material be “produced by a repeated desmear process.”• The plain claim language does not include this repeated process and the specification does not unmistakably limit the claims to require this process.• Although the claims do not stand alone and must be read in view of the specification, FC held that none of the asserted claims actually recite a “repeated desmear process.”• Specification may include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope, but it is not the case here.• FC acknowledged difficulty in determining between whether to construe the claims in light of the specification or improperly importing a limitation from the specification into the claims.• Must follow “a clear and unmistakable disclaimer” standard when importing limitations from specification to the claims.
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[미국] 연방대법원, 'KSR'판결에서 특허의 '자명성' 판단 기준인 TSM기법의 유연한 적용 판단2007년 4월 내려진 미국 연방대법원의 KSR v. Teleflex 판결(이하 ‘KSR' 판결’)은 TSM(Teaching, Suggestion and Motivation) 테스트 기법의 엄격한 적용에 대해 비판했다.해당 판결에서 연방대법원은 TSM 기법을 엄격하게 적용하는 대신에 보다 유연한 적용을 해야 하는 이유를 설명했다.특히 이미 선행기술에 알려진 요소들을 결합할만한 명백한 이유가 있는지를 결정하기 위해서는 다음 사항을 검토해 심리해야 한다고 주장했다.첫째, 복수의 특허들에 제시된 상호관계가 있는 가르침들(interrelated teachings of multiple patents)을 점검해야 한다.둘째, 설계 커뮤니티에 알려져 있거나 시장에 존재하는 요구의 영향(effects of demands known to design community or present in the market place)에 감안해야 한다.셋째, 관련 분야에서 통상의 지식을 가진 자들의 배경(background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art)을 고려해야 한다.또한 연방대법원은 자명성에 의해 특허를 거절하는 것은 단순히 결론을 언급하는 것만으로는 안된다고 주장했다.대신에 자명성에 대한 법적인 결론을 지지할 수 있는 논리정연한 이유(some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness)가 반드시 따라야 한다는 점을 강조했다.한편, 하기 판례는 상기에 언급된 자명성과 관련된 내용 중 바이오 기업이나 화학 기업의 특허에서 주로 청구되는 수치범위(range)와 관련된 내용이다. 판례에서 얻을 수 있는 교훈을 정리하면 다음과 같다.1. 본 판례는 미국특허(US8,865,921)과 관련된 듀폰과 신비나간(E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Synvina C.V.)의 특허 소 송결과이다. 2. 연방순회 항소법원에서는 "발명의 명세서를 작성할 때 종래 기술에 언급된 범위와 본 발명의 범위가 겹치지 않도록 작성되거나, 예상치 못한 결과 또는 개선이 있다는 점을 주장할 수 있도록 조심스럽게 작성돼야 한다"고 밝혔다.3. 영문 요약• In IPR, PTAB held that the Synvina’s challenged chem-prep patent obvious.• DuPont appealed to FC.• Claim 1 is directed to method of preparing FDCA, which can be made from plant-sugars and then used to make plastic/polymers.• Disclosed different temperature, pressures, solvents, and catalysts from prior art.A prima facie case of obviousness typically exists when the claimed ranges overlap the ranges disclosed in the prior art.• Here, FC believed that the prior art references provided the support for a prima facie case of obviousness, and the patentee was not able to provide the evidence against the obviousness (i.e. unexpected results).• The court pieced together the cited references above to show overlap.
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[미국] 스트린트 스펙트럼, 프리즘 테크놀로지의 특허 무효로 손해배상책임 면제받아2016년 스위스 다보스포럼에서 클라우스 슈밥이 '제4차 산업혁명'이라는 용어를 처음 사용한 이후 6년이 흘렀다. 전문가들은 4차 산업혁명의 시대를 초기술 융합의 시대라고 부른다. 예를 들어 4차산업의 대표적인 분야인 드론의 경우에 첨단소재, 배터리, 카메라, 운영체제(OS) 등 첨단기술 집약체이다. 특히 인공지능(AI), 로봇, 자율주행 자동차, 빅데이터, 블록체인과 융·복합적으로 관련돼 있다.이와 같은 초기술 융합의 시대에서는 특허권의 확보를 통한 특허경영이 기업의 미래뿐만 아니라 국가의 미래를 결정할 수도 있다. 또한 유효한 특허권을 적절히 확보해 외부의 공격으로부터 방어하는 것 역시 더욱 더 중요해졌다.아래에 제시된 판례는 스프린트 스펙트럼(Sprint Spectrum)과 프리즘 테크놀로지(Prism Technology) 간의 특허권의 무효에 따른 영향을 보여준다.국문 요약 : 스프린트 스펙트럼은 프리즘 테크놀로지의 특허를 침해했다는 이유로 $US 3200만달러의 손해를 배상하라는 판결을 받았다. 하지만 판결이 집행되지 않은 상태에서, T-모바일이 프리즘 테크놀로지의 특허를 무효화시켰다.이에 따라 스프린트 스펙트럼은 이전 판결에 대한 구제를 요청했으며 지방법원은 스프린트 스펙트럼의 요구을 받아들였다. 프리즘 테크놀로지는 이에 대해 항소했지만 연방순회항소법원은 지방법원의 판결이 적절했다고 판결했다.영문 요약 : Effect on Damages when Patent Is InvalidatedPrism Tech. v. Sprint Spectrum L.P. (F.C. 2019)Case History:•Sprint was liable for $32M damage, which was affirmed in March 2017 by FC.•Prism had another litigation with T-Mobile.•T-Mobile challenged the eligibility of the patents under S101 and won.•On June 2017, FC affirmed the invalidation of the Prism’s patent at issue. FC Decision:•FC ruled in favor of Sprint.•After the invalidation of the patent, Sprint filed a motion for Relief from Judgment based on FC’s decision on invalidation.•District court agreed and FC found no abuse of discretion.Key Point:•Sprint was able to avoid paying $32M in damages due to T-Mobile’s effort to invalidate Prism’s patent.•Sprint took as much time as possible to stick around and see how the case between Prism and T-Mobile would turn out, and that turned out beneficial to Sprint.•There was a strong federal patent policy against enforcing an unexecuted judgment of the patent liability when the patent claims underlying that judgment had been held invalid by another decision.
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[노르웨이] 노르딕 세미컨덕터, 핀란드 노키아와 IoT 표준 필수 특허 라이선스 간소화 계획노르웨이 펩리스 반도체 기업 노르딕 세미컨덕터(Nordic Semiconductor)에 따르면 핀란드 노키아와 IoT(사물인터넷) 표준 필수 특허 라이선스 간소화 계획을 체결했다.이번 계약으로 노르딕의 IoT 하드웨어를 구매하는 기업은 노키아(Nokia)의 셀룰러 특허 포트폴리오에 대한 라이선스를 취득할 수 있는 기회가 주어진다.라이선스는 최종 장비 단계에서 사용할 수 있다. 회사는 계속해서 노키아와 직접적으로 라이선스 옵션을 갖게 됐다. 노키아의 거의 모든 셀룰러 장치와 LTE-M, NB-IoT 기술에 사용되는 많은 기본 발명을 정의하고 개방형 표준에 개발에 기여했다.최초의 새로운 계약은 SEP(Standard Essential Patent) 라이선스 프로세스를 간소화 및 가속화할 것으로 전망된다. 또한 IoT 제품과 서비스를 제공하는 기업에게 더 큰 투명성과 예측 가능성을 제공할 것으로 기대된다.설계 프로세스 초기에 투명성과 예측 가능성을 추가해 지난 3~4년 동안 노르딕 셀룰러 IoT 고객이 추구해 온 명확성과 확실성을 높였다.노키아와의 협업으로 설계 프로세스 초기 투명성과 예측 가능성을 더해진 셈이다. 참고로 노르딕(Nordic Semiconductor ASA)은 IoT용 초전력 무선 기술을 전문으로 하는 팹리스 반도체 기업이다.
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[미국] 특허심판원, 오일 스테이트의 특허 무효미국 특허심판원(PTAB)은 오일 스테이트(Oil States Energy Services) 특허(US6179053)가 무효라고 판시했고, 이에 대해 오일 스테이트는 상고를 제기했다.오일 스테이트는 PTAB이 주관하는 IPR(당사자계 무효심판)이 특허권리자가 연방대법원과 배심원 앞에서 재판받을 권리를 침해하는 제도라고 주장했다.참고로 오일 스테이트는 글로벌 오일 및 가스 산업에서 렌탄 솔류션과 서비슬 제공하는 기업이다. 뉴욕 증시에 상장된 Oil States International의 자회사이다. IPR Upheld at Supreme Court Oil States Energy Service v. Greene’s Energy Group : • “Patents convey only a specific form of property right—a public franchise” (Slip op. at 10.), and those cases were decided under the Patent Act of 1870. • Under the Court’s rationale, Congress may set out conditions for patentability, and “inter partes review is one of those conditions.” • This decision was expected considering the potential impact on patents that were invalidated under IPR. • The court noted that this decision is a narrow decision, and there may be future challenges in regards to IPR. • For now, in challenging validity of patents, IPR will continue to be an important strategic tool
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[영국] 특허청(IPO), 표준 필수 특허(SEP) 관련 의견에 대한 답변 요약본 출판영국 특허청(Intellectual Property Office, IPO)에 따르면 2022년 8월 5일 표준 필수 특허(standard essential patent, SEP) 관련 의견에 대한 답변을 정리한 요약본을 출판했다.표준 필수 특허(SEP)는 표준 구현에 필수적인 기술을 보호하는 특허를 말한다. 표준과 특허는 여러 분야 및 부분에 걸쳐 적용될 수 있다. 예를 들면 다른 제조업체의 제품이 소비자에게 기능을 제공하기 위해 상호 원활하게 통신할 수 있어야 한다. 제조자(또는 표준 구현자)가 스마트폰이나 태블릿과 같은 표준 호환 제품을 제조하기 위해서는 SEP에 의해 보호되는 방법이나 장치를 사용하지 않을 경우 불가능하다.특히 통신, 자동차 산업, 사물인터넷(IoT) 분야를 중심으로 3G, 4G, 5G 등 무선 기술 사용이 증가하면서 특허 라이센스와 표준 사용에 대한 관심이 높아지고 있다.따라서 특허청이 실시한 의견 수렴 요청은 산업계가 직면한 과제에 대한 광범위한 견해와 증거를 찾기 위한 것이다.특허청의 의견 요청에 대한 응답은 6가지 주제로 구성돼 있다. 첫째, SEP와 혁신, 경쟁 간의 관계, 영국 내에서 소비자들을 위해 가장 큰 개선을 할 수 있는 행동이나 개입이 무언인가에 관한 것이다.다른 5가지 주제를 세부적으로 살펴 보면 △경쟁과 시장 기능 △제도의 투명성 △특허 침해 및 구제 △SEP의 허가 △SEP 소송 등이다. 응답을 받은 증거와 견해는 모든 건에 정부의 개입이 필요한지를 포함해 다음에 어떤 조치를 취할 것인지에 대한 정부의 결정을 알리는데 도움이 될 것이다.정부는 기업들의 우려를 이해하고 있다는 사실을 확인시키기 위해 기업과 지속적으로 협력하고 필요한 경우 추가 증거를 찾는다. 조사 결과는 2023년 관련 부처 장관들에게 보고되고 모든 중요 정책 개입은 공개 협의 대상이 된다. 의견 요청은 2021년 12월부터 2022년 3월까지 12주간 진행됐다. 응답자들의 견해 56건을 서면으로 받았다.IPO는 SEP 보유자, 시행자, 법률 및 학술단체, 부분 및 혁신 네트워크 등을 포함한 다양한 이해관계자 그룹과 다수의 원탁회의를 개최했다. 공표된 SEP의 수는 1990년대 초부터 2014년까지 5년마다 평균 2배씩 증가했다. 2020년 기준 약 9만5000건의 특허가 5G 표준에 필수적이라고 발표됐다.2019년 말 76억개의 활성 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 장치가 보급되면서 관련 분야는 점점 더 중요해지고 있다. 향후 10년간 관련 장치는 대폭 증가할 것으로 예측된다.